贴牌加工中的商标贴附行为具有显著的特殊性,即全部商品均出口到国外,因而在中国市场并不能起到商标最基本的识别功能,不能被称之为商标使用,因此也不构成商标侵权。
相较支持贴牌加工构成商标侵权的法院判决而言,持反对观点的法院判决占大多数,且最高院有关典型涉外定牌加工的案例的三份判决或裁定,全部认为单纯的贴牌加工行为不构成我国商标法意义上的商标使用。
2014年1月判决的“莱斯防盗产品国际有限公司诉浦江亚环锁业有限公司侵害“PRETUL”商标案”中,最高院认为:“在商标并不能发挥识别作用,并非商标法意义上的商标使用的情况下,判断是否在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者判断在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,都不具实际意义。”同年7月,最高院在“喻德新、江苏佳弘国际贸易有限公司等与沭阳中远进出口有限公司、沭阳县奋进制刷厂侵害商标权纠纷申请再审民事裁定书”中表示认同二审法院的判决及说理,他们认为:“商标法保护商标的基本功能,是保护其识别性。判断在相同商品上使用相同的商标,或者判断在相同商品上使用近似的商标,或者在类似商品上使用相同或者近似的商标是否容易导致混淆,要以商标发挥或者可能发挥识别功能为前提。”
同类案件,还有最高院于2015年11月作出的“浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司与浦江亚环锁业有限公司、莱斯防盗产品国际有限公司侵害商标权纠纷申请再审民事判决书”,该判决同样涉及“PRETUL”商标,最高院也维持了一致的立场,认为贴牌加工企业并未构成商标侵权。
总结起来,认为贴牌加工行为不构成商标侵权的主要理由是,一方面,商标使用的最终目的是让相关公众区分商品或服务来源,倘若在我国范围内不可能触发此功能,那么对于该行为的法律制裁便无现实意义;另一方面,商标具有地域性,现实中确实存在不同国家由不同主体持有相同或相似商标的情况,若草率认为定牌加工构成商标使用从而认定定牌加工构成商标侵权行为,有失公允。